Al Juzgado de Instrucción Nº X de X
Diligencias Previas Proc. Abreviado X / 2003
Desde el inicio de las Diligencias Previas de referencia está judicialmente retenida una importante cantidad de zapatillas con marca X sobre cuya presunta falsificación existe una denuncia de fecha 30 de septiembre de 2003, firmada por Doña X, en representación legal de la marca supuestamente falsificada.
El 20 de mayo de 2005 acepto el cargo de perito nombrado por el Juzgado y ese mismo día se me da vista de los autos, realizo un reconocimiento pericial en el que selecciono 5 muestras dubitadas y solicito otras tantas indubitadas aunque las que posteriormente se me entregan no se corresponden con las solicitadas, ni en sus cajas, ni en tamaños o modelos, salvo en un único modelo, según se comunica al Juzgado el 29.06.05.
El presente informe-dictamen pericial responde al último requerimiento en la providencia de fecha 21.06.05 considerando la documentación y las muestras que se me han proporcionado y el reconocimiento pericial realizado en las dependencias de la Unidad Fiscal de la Guardia Civil en X, según consta en autos.
Con el máximo respeto por cualquier otro criterio mejor, y muy en especial, por las indicaciones de Su Señoría para ceñirme a la prueba pericial propuesta por una parte (incluyendo una ampliación posteriormente solicitada por esa misma parte), en mi opinión conviene aclarar previamente algunos conceptos y el sentido de ciertos términos con referencias suficientes para evitar errores o malas interpretaciones.
En primer lugar, la falsificación industrial, o la autenticidad de mercancías como la incautada, y en lo que aquí es más importante, sus metodologías para la detección, evidencia y prueba legal, desde una perspectiva pericial, por mi formación y experiencia, entiendo que debería basarse en una doctrina precisa e inequívoca, que haga previsible la determinación judicial de lo que es auténtico, y de lo que es falso.
No se trata aquí de interpretar, y menos aún de discutir, lo dispuesto en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, o en el Reglamento que la desarrolla, pero sí que por tratarse en un ámbito judicial penal, es imprescindible tener muy presente la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal cuyo nuevo articulado he publicado con comentarios periciales en la página de Internet http://www.cita.es/falsificaciones
Las ciencias de la identificación deben distinguir entre autentico y falso, entre marca y falsa marca, y entre identificaciones correctas e incorrectas, de manera parecida a la que instancias judiciales superiores pueden distinguir entre la correcta valoración de una identificación y la incorrecta valoración de esa misma identificación, hasta agotar la vía judicial. No es éste un frívolo juego de palabras, sino una cuidadosa diferenciación, clara y distinta, entre identificaciones de primer orden (lo marcado), segundo orden (la marca), tercer orden (identificación de marcas) y cuarto orden (identificación de los procedimientos de identificación y verificación de marcas) para aportar los mejores elementos de juicio al alcance de este perito, que en última instancia, considera que la identificación puede llegar a la ontología y metafísica aplicada a cada marca.
Muy resumidamente, para evidenciar una falsificación, es preciso señalar con claridad algo distinto y suficientemente relevante entre la muestra auténtica o indubitada, y la muestra presuntamente falsificada o dubitada, porque cuando no se hace así, se llega a una auténtica “prueba diabólica de hechos negativos”, y en este caso, a que la carga de esa prueba recaiga sobre el perito que respetuosamente la asume profesionalmente, pero no sin señalar la auténtica problemática pericial de las falsificaciones, y también de las “falsas acusaciones de falsificación”. Para racionalizar la prueba pericial, evitando indefensiones, es imprescindible que el titular de la marca señale diferencias suficientes para evidenciar objetivamente la ilegalidad. Es relativamente fácil probar que hay (cuando lo hay) algo diferente entre dos muestras, sin embargo, puede llegar a ser imposible probar que hay algo distinto (tanto si lo hay pero no se señala al perito, como más aún cuando no lo hay por ser idéntico). Técnicamente, el planteamiento de esta prueba, como se tratará más adelante, crea algunas dificultades metodológicas al perito que se han tratado de superar lo mejor posible, cuidadosa e imparcialmente.
Por otra parte, tras la lectura de la documentación aportada, parece imprescindible considerar posibles agotamientos del derecho de marca tras una primera venta lícita. En este sentido, se han mantenido conversaciones con varios funcionarios expertos en importaciones paralelas en el ámbito europeo que se referenciarán en las conclusiones, que mantienen serias discrepancias con las grandes marcas y sus representaciones precisamente sobre las últimas modificaciones normativas y sus controvertidas interpretaciones en España y en Europa, lo que evidencia que no es un tema ni pericial ni jurídicamente pacífico, y que las dificultades, los riesgos y los costes industriales y comerciales aumentan con las incertidumbres legales, periciales y judiciales que trascienden con mucho lo solicitado a este perito, aquí y ahora.
Transcripciones de las 2 proposiciones de prueba pericial
Transcripción 1 del folio 222 y 223, y también
en el folio 239:
-
Se nombre perito
especialista en la materia, y determine:
1).- si dicha
mercadería ha sido o no falsificada conforme al modelo de patentes de los
países origen y de destino
2).- La finalidad
de la etiqueta identificativa que viajaba con la mercancía, y si la misma es
auténtica.
3).- Que si por
dicha etiqueta identificativa se determina el país de origen de las prendas
deportivas, y por tanto se identifique su origen.
4).- Si se ha menoscabado la distintividad de la marca X en las prendas intervenidas.
Transcripción 2 del escrito con sello de registro de entrada de 13 de abril de 2005
En cuanto a la prueba
pericial, se interesa a los efectos de facilitar la emisión del informe, que
además de lo expuesto por el perito, se cree oportuno:
1.1.- si dicha mercadería ha sido o no falsificada
conforme al modelo de patentes de los países origen y de destino
Evidentemente, la parte que propone esta prueba se refiere al concepto de marca (véase la denuncia en el folio 13 y documentos anexos), y no al de patente, que salvo indicación y motivación en contrario, no es pertinente aquí (en todo caso lo sería el modelo industrial “Refuerzo lateral para calzado deportivo” del folio 24, pero tampoco es éste el procedimiento ni la lógica de la proposición de la prueba pericial). Sí lo es el de marca, que según el artículo 1 de la Ley de Marcas “Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”. La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y en principio, no constan diferencias notables entre España, Portugal y el Reino Unido, en este caso concreto.
El 20 de mayo reconocí pericialmente los depósitos custodiados por la Guardia Civil seleccionando 5 pares de zapatillas distintas con sus correspondientes cajas que me parecieron suficientemente representativas, pero que no coincidían, en ningún caso, con los dos ejemplares aportados por la representación de X, por lo que solicité al juzgado que me proporcionase un par de zapatillas originales e indubitadas correspondientes a cada modelo dubitado incluyendo para cada uno una caja original de X con los códigos de barras y descriptores de cada modelo, que recibí mediante providencia de 21 de junio. Todas estas muestras se identifican comercialmente así:
Muestras seleccionadas en el reconocimiento pericial del 20 de mayo:
198480 08 AVANTI
CHARCOAL GREY/BLACK, en cuya caja se puede leer “MADE IN VIETNAM”
400157 07 INJECTION MOC CHINA BLUE/BLACK, con caja “MADE IN CHINA”
400126 04 MOSTRO RIPSTOP BLACK
INK/MERCURY/BLACK, con caja “MADE IN CHINA”
400070 09 SPRINT SLIP-ON W´S WHITE/CANTEEN BROWN, con caja “MADE IN CHINA”
144680 27 SPRINT WOMEN´S INCENSE/BROWN NATURAL, con caja “MADE IN CHINA”
Fotos 1 y 2
Zapatillas dubitadas (con etiquetas) a la
izquierda e indubitadas (con cajas) a la derecha
Lamentablemente, las 5 muestras aportadas por X con sus respectivas cajas, no coinciden como hubiera sido pericialmente deseable, porque ni uno solo de los códigos anteriores se corresponde exactamente con el de las indubitadas. Sin embargo, sí que hay una pareja de zapatillas color marrón (las de más a la derecha en las fotografías de cada grupo de 5) que son del mismo modelo, aunque tengan diferente tamaño.
Fotos 3 y 4
Vistas de las zapatillas del mismo modelo dubitadas e
indubitadas (con etiqueta)
La atenta observación de las zapatillas dubitadas e indubitadas, a primera vista, no permite distinguir los productos incautados, de los aportados por X. Las cajas tampoco ofrecen diferencias apreciables, y como perito con cierta experiencia en relaciones comerciales, industriales y tecnológicas con China y Vietnam me llama poderosamente la atención que X fabrique unos modelos originales en China y otros en Vietnam, porque ese hecho reconocido por X en sus etiquetas, hace mucho más difícil aún imaginar que puedan organizarse redes de falsificadores, o más exactamente, de “sobreproductores”, en dos países. Ha de entenderse por “sobreproducción” a la más perfecta de las falsificaciones, porque está hecha por las mismas manos, con las mismas máquinas o herramientas, y en las mismas fábricas, que los originales, pero sin la autorización del titular de la marca.
La “sobreproducción” es el gran problema de las marcas europeas que fabrican en Asia, porque resulta extraordinariamente difícil asegurarse de que sólo se fabricarán las unidades encargadas, y no más. Para distinguir las falsificaciones por sobreproducción es necesaria una prueba preconstituida o elementos de seguridad técnica (marcadores e identificadores) que en este caso X no ha aportado, ni ha mencionado, que yo sepa.
De mi experiencia personal en industrias y mercados en los que es preciso distinguir lo auténtico de lo falso en el comercio rápida y eficazmente (he reconocido mercancías sospechosas en China, Vietnam, Tailandia y Hong Kong en diversos viajes), puedo proponer “métodos periciales de corte y llama” si quien mantiene la acusación de falsedad precisa dónde quiere que se corte, y dónde quiere que se queme, pero me parece innecesario e imprudente cortar o quemar zapatillas dubitadas e indubitadas sin presencia de las partes. Dejo al mejor criterio de Su Señoría si en la ratificación podemos ofrecer corte y llama pero respetuosamente recomiendo que sea la representación de la marca X quien responsablemente determine dónde se corta y dónde se quema cada zapatilla al efecto de evidenciar la supuesta falsificación (sin perjuicio de cualquier otro método técnicamente aceptable, como reactivos químicos, metrología o análisis mecánico que la representación de la marca X pueda aportar, pero que insisto, hasta ahora no ha aportado, ni a mí me consta voluntad de hacerlo).
Si hemos de atenernos al contenido y anexos de la denuncia inicial, la certificación que aporta X única y exclusivamente hace referencia a una banda lateral cuyos descriptores de los folios 26 a 29 no apuntan en ningún sentido a nada que permita diferenciar objetivamente las zapatillas dubitadas de las indubitadas.
Tampoco se aprecia ninguna diferencia relevante en las etiquetas identificativas (a las zapatillas dubitadas se les ha arrancado una etiqueta que no parece tener como finalidad diferenciar zapatillas auténticas de falsas, sino países de comercialización controlada) de la marca, ni en los anagramas del felino, ni en las cajas (elemento revelador de falsificaciones). Las etiquetas que sí podrían servir para evidenciar falsedades no presentan diferencias apreciables para este perito, considerando especialmente las muestras dubitadas e indubitadas del mismo modelo (color marrón).
Las metodologías de retroingeniería o ingeniería inversa para fines analíticos periciales deben estar orientadas por una prioridad técnicamente bien especificada como pueda ser el análisis y cotejo de los materiales (en este caso aparentemente idénticos en las muestras dubitada e indubitada del único modelo completamente coincidente), dimensiones, proporciones (geometría) y elementos de unión (pegamentos y colas empleadas, costuras, etc), que en este caso no ofrecen ni un solo elemento o indicio de sospecha razonable, por lo que se puede concluir que, al menos, las zapatillas color marrón están fabricadas por una misma entidad o con un control de calidad tan homogéneo que las hace indiscernibles, y que nada induce a pensar que alguna de las otras sea falsa, al menos, por todo lo que hasta el momento nos consta.
Es más evidente aún el hecho de que se hayan cortado o arrancado unas etiquetas que, como se detallará más adelante, parecen servir para identificar países destinatarios de la comercialización mediante códigos de colores, y no es lógico que una falsificación se haga con unos códigos que luego se van a eliminar, por lo que es absurdo, desde cualquier posible “lógica de la falsificación”, que las zapatillas se fabricasen con esas etiquetas, y por lo tanto, su existencia es un claro indicio de que son auténticas.
Además, considerando la documentación que obra en autos, señalo las facturas que el Sargento Jefe de la Patrulla Fiscal de la Guardia Civil Enrique García Martín aporta al juzgado con fecha 30 de septiembre de 2003. La existencia de tales facturas evidencia una relación comercial perfectamente lícita con X en Portugal, y aunque no corresponde a este perito valorarlas documentalmente, sí que entiendo que una prueba de libros contables podría ser útil para disipar cualquier posible duda al respecto, definitivamente.
Por todo lo anterior, y salvo prueba en contrario que se me haga constar, puedo concluir que ninguna de las 5 clases de zapatillas muestreadas es falsa. Todas parecen ser auténticas, y todos los indicios apuntan a que sean auténticas, sin excepción.
1.2.- La finalidad de la
etiqueta identificativa que viajaba con la mercancía, y si la misma es
auténtica
Evidentemente, la finalidad de una etiqueta identificativa es la de identificar eficazmente. No puede ser otra. La pregunta se refiere (porque hay otras sobre las que no se me pide opinión) a unas pequeñas etiquetas que la Guardia Civil me proporcionó, en una bolsa de plástico, que pueden ser consideradas desde múltiples perspectivas, y también ser comparadas con las que llevan las zapatillas indubitadas aportadas por la representación de X, de las que, en principio, solamente se diferencian por una codificación de colores.
Fotos 4 y 5
A la izquierda varias etiquetas de la mercancía
intervenida y a la derecha en una zapatilla (con un indicativo atado con un
hilo) en la que pueden apreciarse los diferentes códigos de colores
La autenticidad de una etiqueta o marca identificativa constituye una prueba de segundo orden, en la que podrían darse cuatro combinaciones (objeto y etiqueta falsos, objeto falso y etiqueta auténtica, al revés objeto auténtico con etiqueta falsa, y en el mejor de los casos, ambos elementos auténticos), porque la experiencia demuestra que pueden darse los cuatro casos con muy diversas explicaciones, pero en este caso, habiendo considerado auténticos los objetos (zapatillas), no hay ninguna razón para pensar que las etiquetas no lo sean también, aunque sí que se requiere a este perito una serie de consideraciones y valoraciones que se deben hacer con prudencia y buen criterio.
Antes de interpretar por lógica suposición la finalidad de las etiquetas es preciso describirlas como pequeños trozos de tela rectangular de 1,5 cm de ancho y aproximadamente 3 cm de largo doblada entre las costuras. Ambas con un felino y la palabra “X”, y ambas también con cuatro cuadrados de diferentes colores. En su parte derecha, según se lee la palabra X tienen un hilo plateado, tanto las dubitadas, como las indubitadas aportadas por la representación de X.
Las etiquetas de la mercancía incautada (dubitadas) tienen un código de 4 colores, de izquierda a derecha negro, rojo, azul y rojo, mientras que las indubitadas lo tienen negro, azul, verde azul. Estas secuencias de colores parece ser la única diferencia apreciable entre las etiquetas arrancadas o cortadas (es evidente que se han quitado de todas las muestras dubitadas), y las indubitadas, y que por la lógica de los hechos, y las experiencias más frecuentes, con toda probabilidad, y salvo que X demuestre lo contrario se trata de un código para identificar países, de manera que el código negro, rojo, azul y rojo correspondería a Portugal y el código negro, azul, verde azul correspondería a España, pero el país de fabricación correspondería a un tercero fuera de la Unión Europea (en las muestras hay “made in Vietnam” y “made in China” según puede apreciarse en las etiquetas de las cajas sobre las que respetuosamente me he permitido insistir llamando la atención del juzgado y las partes).
Parece, por lo tanto, que las etiquetas separadas de las zapatillas dubitadas son auténticas, y como ya se ha explicado anteriormente, si no lo fuesen, tendría que indicarse alguna diferencia clara y distinta para demostrar que están falsificada, porque en otro caso se estaría ante otro planteamiento de prueba diabólica de hechos negativos en esta prueba de autenticidad o falsedad de segundo orden del marcado. Entiendo que es la representación legal de la marca X la que, en coherencia con su denuncia de fecha 30.09.2003, pero mucho más técnicamente detallada, debería evidenciar, o señalar lo que este perito debe evidenciar si es que, efectivamente, “se trata de calzado presuntamente falsificado”, como puede leerse en el folio 13.
Sin embargo, se repite, con tanta insistencia como se me permita, que desde una perspectiva pericial, rigurosa, sistemática, imparcial e independiente (en el sentido en que más debe diferenciarse de la que realizan las partes con sus propios peritos de parte), hay que extremar las cautelas en la interpretación de cualquier código libremente elegido por un fabricante, porque insisto en que él, y sólo él, es el que puede darle significado y un experto independiente e imparcial como pretende serlo este perito sólo puede aplicar leyes de la lógica y máximas de la experiencia para ofrecer elementos de juicio, o como es éste el caso, recomendar que el fabricante declare cualquier otro significado de los códigos distinto al que aquí se ha dado por correcto considerando todas las circunstancias, antecedentes y elementos de juicio pericial que constan.
1.3.- Que si
por dicha etiqueta identificativa se determina el país de origen de las prendas
deportivas, y por tanto se identifique su origen.
Abundando en la pregunta anterior, salvo mejor criterio, y considerando las muestras indubitadas y dubitadas (estas últimas con las etiquetas arrancadas o cortadas) es cierto que esas etiquetas identificativas parecen indicar el país para el que X pretende controlar la comercializalización entre entidades mercantiles de países europeos. Existe una gran controversia en varias instancias (aduanas nacionales, Comisión Europea y organizaciones mundiales de defensa propiedad intelectual e industrial, pero también en defensa de la competencia y el libre tránsito de mercancías, etc) que han polemizado sobre este tipo de etiquetas y actuaciones.
En este sentido, la COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, en Bruselas, 21.5.2003, SEC(2003) 575 ha elaborado un DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISION sobre “Posibles abusos en materia de derechos de marca en la UE en el marco del agotamiento comunitario” que puede considerarse pericialmente muy relevante (aunque se mencionen códigos numéricos y no de colores), y en el que literalmente (negritas y subrayado son del perito) puede leerse:
Las
reclamaciones se centraban en varias cuestiones interrelacionadas. En primer
lugar, con arreglo a la sentencia Zino Davidoff, la carga de la prueba recae en los comerciantes paralelos, que
deberán demostrar el origen de los artículos que comercializan. Esto
significa que un titular de derechos, con alegar falsificación, puede obligar
al comerciante paralelo a revelar el origen de los artículos de marca aunque
dichos artículos procedan de la UE y sean auténticos. Así pues, los titulares
de derechos pueden utilizar la acusación de falsificación, aunque sea
totalmente infundada, para identificar el origen de los artículos de marca.
Otra
reclamación similar tenía que ver con los sistemas
de códigos numéricos, es decir, cuando el fabricante coloca un código
en el producto a través del cual se puede identificar el origen de los
artículos.
Normalmente, estos códigos están codificados de
manera que sólo el fabricante pueda interpretarlos (y no un comerciante paralelo). Varios encuestados se quejaron de que la retirada del código
numérico del producto se considere ilegal tanto en la normativa nacional sobre
comercio justo como en la propia Ley de marcas (aparentemente, esto ocurre,
sobre todo, en los Países Bajos, Bélgica, Alemania, el Reino Unido e Italia),
incluso cuando las empresas en cuestión no están tratando de volver a
empaquetar los productos ni de interferir con la marca en modo alguno.
Los encuestados se quejaban de que, una vez que los titulares de derechos son capaces de identificar el origen de los productos de marca (a través de los dos métodos mencionados anteriormente), pueden abusar de esta información a costa de los comerciantes paralelos. En este caso, prácticamente la mayoría de las reclamaciones se centraba en los sistemas de distribución selectiva (en los sectores de actividad mencionados más arriba). Se afirmaba que los titulares de derechos utilizan estos sistemas, así como la información sobre el origen de los artículos, para restringir el comercio paralelo en el interior de la UE y presionar a los distribuidores y minoristas para que mantengan los precios elevados.
A mi leal saber y entender, parece que la “finalidad de la etiqueta identificativa que viajaba con la mercancía” está muy relacionada con lo que la COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ha considerado en su DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISION sobre “Posibles abusos en materia de derechos de marca en la UE en el marco del agotamiento comunitario”.
Si existiera otra finalidad, repetidamente insisto que se entiende que es la representación de la marca X la que debería detallar y referenciar cualquier otra interpretación, con sus correspondientes sentidos y significados de los códigos de colores, que pueden observarse en las etiquetas dubitadas (presumiblemente portuguesas) y en las indubitadas (proporcionadas por el importador español).
Una comprobación más exhaustiva, y de muy considerable coste, precisaría de una adquisición de zapatillas marca X en distintos países, y aún así, podría haber excepciones y contradicciones con lo que parece pretender X, porque empresas europeas transnacionales comercializadoras de zapatillas deportivas, como por ejemplo DECATHLON, FOOT LOCKER, CARREFOUR, ALCAMPO o EL CORTE INGLÉS podrían de manera perfectamente lícita vender en un país las zapatillas X compradas en otro por su central de compras, haciendo más difícil, y mucho más costosa aún, tal prueba.
Pero si se impone el sentido común, se debo concluir aquí que no está probada ninguna falsificación, ni consta ninguna propuesta concreta para evidenciar falsificación alguna, y que deben ser los juristas y las autoridades quienes determinen la ilegalidad o no de la supresión de unos códigos de identificación de países para la asignación de mercados en la Unión Europea, porque entiendo que no se trata aquí de un problema de hechos y medios de prueba, sino de interpretación del marco legislativo y ordenamiento jurídico, dicho sea con mis máximos respetos para cualquier otro criterio mejor fundado.
4).- Si se ha menoscabado la distintividad de la marca X en las prendas intervenidas.
En mi opinión no. La etiqueta que se ha arrancado o cortado, salvo prueba en contrario, únicamente indica un código de países para la comercialización de las zapatillas X que de ninguna manera aportan nada al cliente, consumidor o usuario final. El concepto de “agotamiento del derecho de marca” tras una primera venta lícita como la que evidencian las facturas aportadas por la parte que solicita esta prueba, puede fundamentar lo que puede hacerse, y lo que no, con una mercancía lícitamente adquirida en la Unión Europea con el actual ordenamiento jurídico español y comunitario.
Las zapatillas X, con o sin la etiqueta a la que hacen referencia las preguntas anteriores, están plenamente identificadas con su marca, tanto si se pueden relacionar con un país por cierto código de color, como si no. Por lo tanto, la “distintividad” es la misma en todos los aspectos con excepción de la localización que X pretende.
Sin embargo, en el DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISION sobre “Posibles abusos en materia de derechos de marca en la UE en el marco del agotamiento comunitario” puede leerse (pág. 18):
En el
asunto Loendersloot (Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de
1997 por el artículo 36 del Tratado CE “Derecho de marca – reetiquetado de
botellas de whisky), el Tribunal evaluó la compatibilidad entre la prohibición
de retirar los números de identificación colocados en los productos para seguir
la pista de su origen y las normas relativas a la libre circulación de
mecancías. Los comerciantes paralelos argumentaron que era necesario retirar
dichos números de identificación para evitar que los proveedores de las
mercancías dividiesen el mercado de manera artificial. Sin embargo, el Tribunal dictaminó que, en sí misma, la utilización
de números de identificación con fines legítimos, incluida la lucha contra las
falsificaciones, no conducía a la división artificial de los mercados y, por lo
tanto, no constituía un incumplimiento de la normativa comunitaria en materia
de libre circulación de mercancías.
La interpretación de los términos “menoscabado” y “distintividad” puede dar lugar a importantes controversias, que muy probablemente, trascenderán con mucho esta prueba pericial y, con el debido respeto, también su enjuiciamiento. En todo caso, los términos “menoscabado” y “distintividad” pueden tener un significado diferente para fabricantes, comercializadores, consumidores y usuarios, y entiendo que el juez puede valorar libremente el significado de esas palabras, y también mi opinión de que no se ha “menoscabado” ni la “distintividad” ni nada que no sea para el control comercial en lugares en los que se supone que se debe respetar, y hacer respetar, el libre tránsito de mercancías que contempla el tratado de la CEE.
No quisiera que el juzgador interpretase como una evasiva lo que pretende ser un cuidadoso diagnóstico de una controversia internacional, porque conocer las distintas posiciones de una polémica, los intereses de cada parte, y el interés general, no hace sino mejorar la fundamentación o las consideraciones y reconsideraciones que puedan hacerse. Una opinión que no conoce ni reconoce otras, no puede ser buena.
Pero con el único propósito de ofrecer los mejores elementos de juicios a mi alcance, me permito referenciar las siguientes contribuciones a la doctrina aplicable:
Tomás DE LAS HERAS: “El agotamiento del derecho de marca”, Montecorvo, Madrid, 1994. y en especial su actualización con el mismo título “EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA” publicada en el recopilatorio HOMENAJE A A. BERCOVITZ. ESTUDIOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Y DERECHO DE LA COMPETENCIA”, GRUPO ESPAÑOL DE LA AIPPI, BARCELONA 2005, p.585 y ss, además de BERCOVITZ, A.: : Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico, Aranzadi, 2002, p. 144 y ss.;BERCOVITZ ALVÁREZ, R: “La utilización de una marca por empresa distinta del titular, como medio de publicitar la reventa o la reparación de productos previamente comercializados por el titular de la misma” GJ Nº 201, 1999, pp. 59; BOTANAN AGRA: “El derecho de marca en la jurisprudencia del Tribunal de la CE: de un derecho descafeinado a un derecho con cafeína”, Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, nº 9, 1992, p.41 y ss.; CASADO CERVIÑO y CAYETANA BORREGO: “Agotamiento del derecho de marca” en Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas (Coordinado por GONZÁLEZ-BUENO, C) op, cit. pp. 364; FERNÁNDEZ-NÓVOA: Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid, Marcial Pons, 2001, p.371 y ss.; GARCÍA VIDAL: “El alcance territorial del derecho de marca en la reciente jurisprudencia del TJCE”, ADI, 20, 1999, pp. 567; LOBATO, M.: Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, 2002, p.561 y ss; MARTÍN ARESTI, P.: “Agotamiento del derecho de marca” en Comentarios a la Ley de Marcas (dirigidos por BERCOVITZ, A. y GARCÍA–CRUCES), op. cit. pp. 535. MONTIAGUDO, M.: La protección de la marca renombrada, Madrid (Civitas) 1995, p.49 y ss.;TOBÍO RIVAS, A.: “Comentario al art. 13 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria”, en Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria (Coord. por A. CASADO CERVIÑO y M. L. LLOBREGAT HURTADO, 2ª ed., La Ley 2000, p.183 y ss.
La polémica y la conflictividad parece mucho mayor aún si se considera el ámbito europeo y es fácil obtener numerosos documentos publicados, incluso oficialmente, sobre “Trademark exhaustion”, y resulta oportuno enmarcar entre dos extremos los posicionamientos. Por una parte, la European Brands Association (AIM) y por otra The European Parallel Importers Coalition (EPIC) o también la Parallel Traders Association han discutido, y seguirán discutiendo, con el funcionariado más experto, y con parlamentarios de todos los países en múltiples foros y existen consultoras, como es el caso de NERA, que realizó un estudio específico de este problema comisionada por el Internal Market Directorate General of the European Commission sobre el agotamiento de marcas tanto en el ámbito europeo, como en el internacional.
En mi opinión, fundamentada en la lectura de numerosas normativas y jurisprudencia, la autoridad administrativa competente para resolver este tipo de disputas es la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI, con sede en Alicante y Tel.: 965138910), cuyo control de su legalidad depende del Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por lo que se recomienda la consideración de la documentación publicada en su dominio en Internet www.oami.eu.int
Posiblemente, el caso que aquí se perita tenga algunos elementos novedosos y no sea posible aplicar directamente la jurisprudencia europea. Tampoco he podido encontrar referencias entre funcionarios, agentes de aduanas o miembros de la Guardia Civil a los que he comentado algunas peculiaridades de este caso (aunque estoy en espera de que la Guardia Civil designe un interlocutor para poder mantener una entrevista que he solicitado formalmente desde que recibí las muestras indubitadas). Por todo ello, habrá que considerar y reconsiderar cada elemento del conflicto, y sus posibles consecuencias.
2.1 Que el
perito adquiera en tienda oficial, un par de zapatillas de la misma clase que
la intervenida conociendo su referencia por las facturas aportadas y
reconocidas por el representante de X PORTUGAL
Este perito ha buscado en varias tiendas y también en alguna importante franquiciadora con central de compras internacional de prendas y calzado que conoce bien el problema comercial existente pero que no quiere comprometerse con su testimonio en este tipo de conflictos comerciales. No era fácil conseguir ninguno de los modelos muestreados (no aparecen en el Website www. ”XA” .com ni en www. ”XB” .com en que los he buscado) y he preferido solicitar al juzgado que requiriese formalmente un par de cada uno de los 5 modelos dubitados, con sus correspondientes cajas, proporcionando a la representación de la marca X una muestra de un pie de cada uno de ellos.
Cierto tiempo después recibí 5 muestras indubitadas de X en las que sólo 1 coincide en el modelo (no en el número), y no hay coincidencias, al menos exactas, en ninguna de las etiquetas de las cajas, ni me constan explicaciones al respecto.
Para no demorar más la terminación de la prueba pericial he considerado suficiente el muestreo y las zapatillas coincidentes en marca y modelo para formarme una opinión pericial, aunque siempre podría complicarse con combinaciones y excepciones que dependerán de las preguntas y repreguntas que se me formulen al ratificar en sede judicial este documento, sin perjuicio de cualquier posible ampliación de prueba.
2.2 Que se comparen ambos
modelos el de la zapatilla muestra auténtica, con la intervenida
Se da aquí por reproducido todo lo manifestado en la pregunta 1.1, reiterando también que “las metodologías de retroingeniería o ingeniería inversa para fines analíticos periciales deben estar orientadas por una prioridad técnicamente bien especificada como pueda ser el análisis y cotejo de los materiales (en este caso aparentemente idénticos en las muestras dubitada e indubitada del único modelo completamente coincidente), dimensiones, proporciones (geometría) y elementos de unión (pegamentos y colas empleadas, costuras, etc)” y también lo que antes se manifestó en las consideraciones periciales previas y generales con estas palabras:
“Las ciencias de la identificación deben distinguir entre autentico y falso, entre marca y falsa marca, y entre identificaciones correctas e incorrectas, de manera parecida a la que instancias judiciales superiores pueden distinguir entre la correcta valoración de una identificación y la incorrecta valoración de esa misma identificación, hasta agotar la vía judicial. No es éste un frívolo juego de palabras, sino una cuidadosa diferenciación, clara y distinta, entre identificaciones de primer orden (lo marcado), segundo orden (la marca), tercer orden (identificación de marcas) y cuarto orden (identificación de los procedimientos de identificación y verificación de marcas) para aportar los mejores elementos de juicio al alcance de este perito, que en última instancia, considera que la identificación puede llegar a la ontología y metafísica aplicada a cada marca”. Una mejor respuesta dependería de una mejor pregunta.
2.3 Que las
etiquetas que viajan con la mercancía y que han sido intervenida juntamente con
las zapatillas, le sea exhibida por la Guardia Civil y comprueba su
autenticidad.
La Guardia Civil no sólo me las ha exhibido, sino que me las ha confiado y he podido analizarlas con toda comodidad, e incluso hacer las fotografías que se reproducen en las respuestas a las preguntas 1.1 y 1.2. En mi opinión, no hay nada que permita sospechar de su falsedad en una prueba pericial que entiendo que es de segundo orden porque la autenticidad o falsedad de las zapatillas podría ser independiente de autenticidad o falsedad de las etiquetas y hay al menos otras dos etiquetas, además de los dibujos distintivos en relieve con el “FELINO RAMPANTE” que caracteriza a esta marca. Pero tampoco me consta ningún indicio de que las etiquetas sean falsas, ni ningún procedimiento técnico para comprobar su autenticidad o falsedad.
y 2.4 Que una
vez comprobadas las zapatillas, si se puede afirmar que la etiqueta ha sido
cortada
Aunque los cortes son muy desiguales (hay etiquetas que parecen cortadas o arrancadas sin ningún cuidado y que tienen un tamaño mucho más reducido que otras llegando algunas a tener la marca o los códigos de colores seccionados). Es evidente que las etiquetas proceden de las zapatillas, y no hay nada que haga pensar lo contrario, ni se nos ha hecho constar ninguna sospecha o indicio al respecto. Cualquier intento de emparejar zapatillas con etiquetas cortadas es, en principio, técnicamente inabordable. Pero es razonable concluir que las etiquetas han sido cortadas por un análisis de antecedentes, indicios, descriptores y presumibles intenciones, y también porque no consta ningún otro indicio o hipótesis mejor.
CONCLUSIONES PERICIALES
Con el único propósito de ser útil, claro y directo, proporcionando elementos de juicio desde una perspectiva pericial, resumo aquí lo que a mi leal saber es más relevante:
PRIMERO.- Todos los indicios, presunciones y consideraciones materiales apuntan a que las zapatillas son auténticas. No consta ningún indicio que haga dudar de ello. Si se considera necesario, se cortarán y quemarán donde se indique responsablemente.
SEGUNDO.- Las etiquetas que viajaban con la mercancía también son auténticas, y efectivamente, parecen haber sido cortadas o arrancadas de las zapatillas. Ni consta ningún indicio ni tendría lógica alguna que lo hubiera, porque lo que evidentemente se pretende es transportar mercancía auténtica de un país en el que tiene un precio inferior (Portugal) a otro con precios superiores (Reino Unido), sin que las representaciones de las marcas puedan identificar su procedencia.
TERCERO.- Existe una controversia en Europa sobre este tipo de actuaciones y se puede comprobar por los testimonios y documentos de funcionarios y diversas instituciones nacionales, o internacionales con representación en España.
Y CUARTO.- Posiblemente este caso siente un clarificador precedente. Este perito no puede, o entiendo que no debe ir más allá de lo aquí manifestado, pero está dispuesto a realizar ampliaciones de prueba siempre que se precisen de manera clara y determinada según lo dispuesto en el artículo 475 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Referencias institucionales:
Este perito quiere agradecer muy especialmente la colaboración del Centro de Documentación – GAERD de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (OAMI), con Teléfono: 965.31.94.28 y Website: www.oami.eu.int
Desde la OAMI se me han facilitado numerosos documentos y las referencias de otros relevantes en la Unión Europea que pueden consultarse en Internet, como por ejemplo:
http://europa.eu.int/pol/singl/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/tm/comexhaust.htm
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/combating/index_en.htm
Otra importante referencia institucional a nivel nacional de España es la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
C/ Panamá, 1 C.P. 28071 Madrid Tel.: 902157530 y 917925804 Website: www.eopm.es
Finalmente, recomiendo mi propia página http://www.cita.es/falsificaciones
Este es mi leal saber y entender, que como siempre, someto a cualquier otro mejor fundado, quedando a la disposición del Juzgado para la ratificación de este documento en Madrid, a 10 de julio de 2005 (este documento se ratificó el 18 de julio de 2005 sin preguntas por ninguna de las partes y con la calificación de “brillante” por la juez).
Fdo.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, perito judicial
Ingeniero, Criminólogo y Diplomado en Altos Estudios Internacionales
Apartado Postal 17083 – 28080 Madrid
Tel.: 914743809, Fax: 902998379, Móvil: 619776475, E-mail: miguel@cita.es
Website: WWW.CITA.ES